La marca como activo
Una empresa puede registrar una marca para proteger el nombre con el que vende sus productos o presta sus servicios.
Pero esa no es la única pregunta importante.
También conviene preguntarse:
¿Qué queremos poder hacer con esta marca después de registrarla?
La respuesta puede incluir mucho más que el uso dentro de la operación propia. Una marca puede formar parte de una franquicia, una alianza, una estrategia de distribución, una línea de productos derivados o una expansión territorial mediante terceros.
El registro no garantiza que la marca será rentable ni que cualquier tercero querrá utilizarla. Sí puede crear una posición jurídica que permita organizar esas posibilidades con mayor claridad.
En este artículo, el marco de referencia es Colombia y el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. El contenido es general y no sustituye el análisis de una marca, un contrato o una operación concreta.
Registrar una marca no es solo ponerle un candado
En Colombia, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por su registro ante la oficina nacional competente, conforme al artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Ese derecho permite al titular controlar determinados usos no autorizados de signos idénticos o semejantes, dentro de las condiciones previstas por la normativa.
Pero la exclusividad tiene un alcance delimitado.
No significa que una empresa se convierta en dueña absoluta de una palabra, una expresión o un elemento gráfico para cualquier actividad económica imaginable. El análisis depende, entre otros factores, de:
- el signo concreto;
- los productos o servicios;
- el territorio;
- la relación entre las actividades;
- el riesgo de confusión o asociación;
- las excepciones y límites establecidos por la normativa.
Las clases de Niza ayudan a ordenar los productos y servicios para efectos del registro, pero no determinan por sí solas si dos productos o servicios son similares. Estar en clases distintas no descarta automáticamente un conflicto, y compartir una clase tampoco resuelve por sí solo todo el análisis.
Por eso, registrar una marca no es únicamente reservar un nombre. Es construir una posición jurídica con un alcance que debe entenderse y gestionarse.
Qué cambia cuando la marca se registra
El registro puede cumplir varias funciones dentro de un negocio.
Permite controlar determinados usos
El titular puede actuar frente a determinados usos no consentidos que afecten el alcance protegido por el registro.
Esto aporta una base jurídica para proteger la identidad con la que la empresa se presenta ante el mercado.
Ayuda a ordenar la titularidad
Una marca puede estar siendo utilizada por una empresa, pero haber sido solicitada o registrada a nombre de otra persona. También puede haber socios, inversionistas, matrices, filiales o terceros involucrados.
Definir quién es el titular no es un detalle administrativo. Es una decisión que puede afectar quién tiene la facultad de autorizar usos, transferir el derecho o negociar con terceros.
Puede apoyar una estrategia de expansión
El titular puede decidir que la marca se utilice en nuevos productos o servicios, por distribuidores, mediante franquicias, en alianzas comerciales, en productos derivados o en nuevos territorios, previa revisión de la cobertura correspondiente.
El registro no produce automáticamente ninguna de esas expansiones. Pero puede ofrecer una base más organizada para decidir cómo realizarlas.
Puede ser objeto de una licencia
Una marca registrada puede licenciarse a uno o más terceros. La Decisión 486 también contempla la posibilidad de licenciar una marca que todavía se encuentra en trámite.
Esto no significa que una marca en trámite tenga la misma exclusividad que una marca registrada. El derecho exclusivo nace con la concesión del registro. Por eso, cuando la marca aún está en trámite, el contrato de licencia debería regular qué ocurre si la solicitud es negada, limitada, abandonada o impugnada.
Licenciar no es vender la marca
La diferencia entre una licencia y una transferencia es esencial.
En una licencia, el titular conserva la marca y autoriza a un tercero a utilizarla o explotarla dentro de un alcance determinado.
En una cesión o transferencia, cambia la titularidad del derecho o de la posición jurídica que se transfiere.
Una licencia puede definir, por ejemplo:
- qué versión de la marca puede utilizarse;
- para qué productos o servicios;
- en qué territorio;
- durante cuánto tiempo;
- por qué canales;
- con qué nivel de exclusividad;
- bajo qué reglas de uso;
- qué ocurre cuando termina la relación.
El licenciatario recibe facultades de uso. No se convierte en propietario de la marca por el solo hecho de recibir la licencia.
Tampoco toda autorización para mostrar o mencionar una marca debe calificarse automáticamente como una licencia estructurada. Una autorización puntual para una campaña, una actividad de distribución o una colaboración puede tener un alcance distinto. La naturaleza jurídica depende del contenido del acuerdo, no solo del título que las partes le asignen.
La inscripción de la licencia en Colombia
El artículo 162 de la Decisión 486 contiene la regla comunitaria sobre licencias de uso. Sin embargo, Colombia adoptó una precisión relevante.
La Decisión 689 permitió que los países hicieran opcional la inscripción de los contratos de licencia. En Colombia, el artículo 2.2.2.20.5 del Decreto 1074 de 2015 establece que el registro del contrato de licencia es opcional y que su ausencia no afecta su validez ni su oponibilidad.
Por eso, no es correcto afirmar que en Colombia toda licencia debe inscribirse ante la SIC para ser válida.
Si las partes desean solicitar voluntariamente la inscripción, deben presentar la solicitud mediante el formulario correspondiente de la SIC. La Circular Única señala que no se exige aportar un documento escrito adicional cuando la solicitud está firmada por ambas partes. La SIC también ha indicado que no basta una declaración general sobre la existencia de la licencia cuando se pretende acreditar el acuerdo sin presentar una solicitud debidamente soportada.
Esta regla sobre el trámite de inscripción no elimina la importancia de documentar claramente el acuerdo. Un contrato claro facilita definir el alcance de la autorización, asignar responsabilidades y demostrar qué uso fue permitido. Debe distinguirse entre:
- la existencia y contenido del contrato;
- la inscripción voluntaria ante la SIC;
- la prueba del uso realizado;
- los efectos de una operación concreta frente a terceros.
Qué puede habilitar una licencia
El licenciamiento puede formar parte de diferentes modelos de negocio, pero no todos funcionan de la misma manera.
Franquicia
Una franquicia suele incluir el uso de la marca junto con otros elementos: know-how, métodos de operación, asistencia, estándares y reglas de funcionamiento.
Por eso, una franquicia no es simplemente una licencia de marca. La licencia puede ser uno de sus componentes.
Distribución
Un distribuidor puede necesitar autorización para utilizar la marca en determinados materiales, puntos de venta o actividades comerciales. Pero no todo distribuidor necesita necesariamente una licencia marcaria separada.
La respuesta depende de lo que el distribuidor esté autorizado a hacer con el signo y de la relación entre ese uso y los productos legítimamente comercializados.
Alianzas y colaboraciones
Una alianza, un proyecto conjunto o una campaña de co-branding puede requerir que una parte autorice a otra a utilizar su marca.
En ese caso conviene precisar qué uso se autoriza, durante cuánto tiempo, en qué piezas y con qué proceso de aprobación.
Productos derivados y merchandising
La marca puede utilizarse en productos distintos de los que la empresa comercializa directamente. Sin embargo, una licencia de marca no necesariamente resuelve otros derechos que puedan estar involucrados, como derechos de autor, diseños, derechos de imagen o nombres comerciales.
Expansión territorial
Una empresa puede utilizar un aliado local para entrar en un nuevo mercado. Pero el territorio comercial del contrato no sustituye la revisión de la protección jurídica en el país correspondiente.
Un registro concedido en Colombia no equivale automáticamente a un registro concedido en todos los países de la Comunidad Andina.
Antes de licenciar, organiza el activo
Antes de autorizar a otra empresa a utilizar una marca, conviene ordenar seis aspectos.
Titularidad y marca objeto de autorización
Primero debe confirmarse quién tiene la facultad de autorizar el uso y cuál es exactamente la marca objeto de la licencia. El acuerdo debería identificar el signo y delimitar las versiones, aplicaciones y usos permitidos. Autorizar una aplicación concreta no convierte automáticamente sus elementos aislados en marcas independientes.
Productos y servicios
También debe definirse qué productos o servicios podrá identificar la marca. No es lo mismo autorizar el uso para la actividad actual que permitir una expansión hacia nuevas categorías. Si el tercero pretende utilizarla en productos o servicios distintos, conviene revisar previamente la estrategia de protección correspondiente.
Territorio, duración y exclusividad
El acuerdo debería establecer en qué territorio podrá utilizarse la marca, durante cuánto tiempo y si el uso será exclusivo o no exclusivo. La exclusividad también puede limitarse a determinados productos, servicios, canales o territorios. En cualquier caso, el territorio pactado comercialmente no crea por sí solo derechos marcarios en otros países.
Reglas de uso y gobierno
La autorización puede incluir reglas sobre materiales, formatos, mensajes, campañas, identidad visual, estándares operativos, sublicencias y responsabilidades frente a usos no autorizados. Estas reglas pueden incluirse en el contrato para organizar y controlar el uso de la marca; su contenido dependerá del acuerdo y del negocio concreto.
Documentación del uso
El uso realizado por un licenciatario puede ser relevante para acreditar el uso de la marca, siempre que sea real y pueda demostrarse. Por eso, conviene conservar facturas, materiales comerciales, registros de distribución y otros documentos pertinentes. Firmar una licencia no evita automáticamente una cancelación por falta de uso.
Terminación y transición
Finalmente, debe quedar claro qué ocurre cuando termina la autorización: qué materiales deben retirarse, qué inventario puede seguir circulando, qué sucede con los canales digitales y cuándo deben detenerse las comunicaciones.
Organizar estos aspectos no garantiza una expansión exitosa. Permite saber qué se está autorizando, conservar claridad sobre el activo y gestionar mejor su uso por terceros.
Registrar es el comienzo, no el final
El registro puede convertir una identidad utilizada por la empresa en un activo con distintas posibilidades de explotación: controlar determinados usos, ordenar la titularidad, transferir el derecho, autorizar usos a terceros, estructurar alianzas, apoyar una expansión u organizar una franquicia o una línea de productos derivados.
Pero ninguna de esas posibilidades aparece automáticamente por registrar.
El valor económico de una marca depende también de su uso, reputación, fortaleza distintiva, mercado, estrategia, contratos y capacidad de gestión. El registro crea una posición jurídica; la empresa debe decidir cómo convertirla en una herramienta de negocio.
La pregunta final no es únicamente:
“¿Está registrada la marca?”
También es:
¿Qué terceros podrán utilizarla, para qué, dónde y bajo qué condiciones?
Registrar una marca puede ser el comienzo de una estrategia de explotación. Para que esa estrategia sea gobernable, el titular debe conocer el alcance de su derecho, diferenciar licencia de transferencia y definir con claridad los usos que está dispuesto a autorizar.
Revisa si tu marca está preparada para crecer mediante terceros.
Nota de alcance
Este contenido es informativo y general. No constituye un concepto jurídico sobre una marca concreta, un contrato de licencia, una franquicia, una operación de distribución ni una estrategia de expansión internacional.
Fuentes para profundizar
- Decisión 486 de la Comunidad Andina — Régimen Común de Propiedad Industrial.
- Decisión 689 de la Comunidad Andina.
- Decreto 1074 de 2015 — artículo 2.2.2.20.5.
- SIC — Circular Única, capítulo sobre licencias y formularios de inscripción.
- SIC — Requisitos para la solicitud de inscripción de una licencia de uso.
- OMPI — IP Assignment and Licensing.